¿Puede un distribuidor no oficial comercializar los productos de una marca?

La respuesta a la pregunta no es baladí ni es sencilla. Se trata este de un asunto controvertido en la actualidad y ello, por la existencia de un mundo globalizado con numerosos canales de venta. Las dinámicas de la creciente actividad comercial han impulsado la regulación de ciertas conductas existentes en los mercados mediante cuerpos normativos.

Para adentrarnos en nuestro análisis, debemos acudir al punto de vista del derecho de marcas, desde la perspectiva europea y española, concretamente conviene atender al Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM).

Los derechos exclusivos de los titulares marcarios están limitados por el principio de libertad de circulación de mercancías, según la doctrina del agotamiento del derecho de marca recogida expresamente en el artículo 36 LM, que no es más que una limitación para el titular de la marca consistente en la pérdida de control y poder sobre su propiedad intelectual, en el momento en que su marca se introduzca en el mercado económico europeo, por la propia marca o por terceros autorizados. Es decir, es algo así como decir que el derecho de uso exclusivo de la marca se puede agotar para su propietario.

El principio de agotamiento tiene una excepción, que se regula en el apartado segundo del art. 15.2 del citado Reglamento y correlativo apartado 2 del art. 36 LM: cuando existan “motivos legítimos”, será inaplicable el descrito principio del agotamiento del derecho de marca, y el titular de la marca podrá actuar contra quien realice la comercialización ulterior de sus productos.

La jurisprudencia comunitaria ha resaltado la estrecha relación existente entre la regulación del agotamiento de la marca y la libre competencia protegida por los tratados comunitarios. El apartado 37 de la STJCE de 4 noviembre de 1997, asunto C-337/1995, caso Parfums Christian Dior, afirma:

“En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el artículo 7 de la Directiva debe interpretarse a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, y en particular del artículo 36 (véase la Sentencia de 11 julio 1996 [TJCE 1996\125], Bristol-Myers Squibb y otros, asuntos acumulados C-427/93 , C-429/93 y C-436/93, Rec. pg. I-3457, apartado 27), y que la regla del agotamiento pretende evitar que se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados”. Sentencias del TJUE: Bristol-Myers Squibb, Apothekerverband (C-322/01) y Ker Optika (C-108/09), STJCE de 4 de noviembre de 1997 – asunto Parfums Christian Dior y posteriormente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de octubre de 2011, asunto C-439/09.

De esta forma, lo relevante para que el titular de la marca pueda impedir la distribución por parte de un tercero es que, a la luz de las circunstancias concretas, se entienda que la comercialización del distribuidor afecta a la reputación de la marca o la de su titular.

La restricción ilícita en la venta de productos, cuando el derecho de la marca está agotado, puede entroncar directamente con el derecho de la competencia, ya que, debe prevalecer la libertad de circulación de las mercancías en la Unión Europea, frente a la intención de las redes de distribución limitadas de compartimentar los mercados y de restringir la competencia mediante la instrumentalización de las marcas.

Los contratos de distribución en exclusiva están permitidos, siempre y cuando se pueda demostrar que su finalidad no es controlar artificiosamente el precio, y que aún sin esta finalidad, no provoquen situaciones de abuso de posición dominante u otras distorsiones en el mercado.

En relación a la restricción de la marca a la venta de sus productos a comerciales fuera de su red de distribución, la Sentencia Magill (Sentencias del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 1995, RTE e ITP/Comisión, asuntos acumulados C-241/91 P y C-242/91 P-52, apartados 49 y 50), confirmó que la negativa a conceder una licencia por parte del titular de un derecho de propiedad intelectual, aunque se trate de una empresa en posición dominante, no puede constituir en sí misma un abuso de ésta, salvo que concurran tres circunstancias.

Esta doctrina ha sido confirmada por la sentencia Öscar Bronner (Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1998, Öscar Bronner, C-7/1997), que conforma el test de cuándo se considerará que esa negativa es abusiva:

1. Que la negativa se refiera a un producto o servicio objetivamente necesario para poder competir con eficacia en un mercado descendente;
2. Que sea probable que dé lugar a la eliminación de la competencia efectiva en el mercado descendente;
3. Que redunde en perjuicio de los consumidores.

En definitiva, la tensión que existe entre los derechos derivados de la propiedad industrial y el principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea, no permite otorgar una respuesta contundente a si puede un distribuidor no oficial comercializar los productos de una marca, aunque de la normativa y las decisiones de los tribunales sí se puede avanzar que en Europa prevalece el derecho de la competencia frente a los derechos marcarios.

Por consiguiente, un distribuidor no oficial podría comercializar los productos de una marca, si los artículos de esta ya se comercializan en el Espacio Económico Europeo por el propio titular de la marca o con su consentimiento y, ello, en virtud del denominado principio de agotamiento del derecho de marca.